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經(jīng)典案例
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經(jīng)典案例

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匠心獨運 獨辟蹊徑———寧波訊強電子科技有限公司請求宣告美國傳感電子有限責任公司
2024-11-19
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2009年美國傳感電子公司在佛山市中級人民法院起訴寧波訊強公司制造的防盜標簽侵犯了其核心發(fā)明專利權(quán)由于涉案專利的獨立權(quán)利要求范圍非常大不侵權(quán)抗辯沒有空間因此專利無效就成為被告對抗原告的唯一路徑然而由于沒有檢索到可以影響涉案專利新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)因此作為代理人制定合適有效的無效策略變得非常重要案件通過非新穎性和創(chuàng)造性理由即權(quán)利要求是否以說明書為依據(jù)經(jīng)過專利無效程序一審二審再審歷時7年成功無效了涉案專利該案件中獨運匠心獨辟蹊徑的代理思路對于專利無效疑難案件和專利侵權(quán)糾紛應(yīng)訴案件來說具有典型意義

 

■ 案情簡介

 

案件背景

原告美國傳感電子有限責任公司 (以下簡稱 傳感電子公司  ) 20091224日在佛山市中級人民法院對寧波訊強電子科技有限公司 (以下簡稱 訊強公司 )及其經(jīng)銷商提起訴訟指控寧波訊強公司制造的防盜標簽侵犯了其核心發(fā)明專利權(quán)要求訊強公司立即停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失 100萬元此前傳感電子公司使用該涉案專利在中國起訴其他公司勝訴并且對方就涉案專利提起專利無效請求也被全部維持 2010 4 27訊強公司向?qū)@麖蛯徫瘑T會提出宣告涉案專利權(quán)全部無效的請求

 

涉案專利信息

涉案專利共有47個權(quán)利要求其中包括權(quán)利要求14920253037 7項獨立權(quán)利要求其中權(quán)利要求1如下

一種使用在磁力式電子貨品監(jiān)視系統(tǒng)中的標識器包括 

(a)一個非結(jié)晶型磁致伸縮元件

(b)一個配置在與所述磁致伸縮元件相鄰接位置處的偏磁元件其特征在于所述標識器有隨退活化磁場變化的共振頻率漂移特性漂移梯度大于 100Hz / Oe

 

訊強公司無效理由

在接到訊強公司的委托后專利代理師仔細研究涉案專利相關(guān)資料并重新進行了專利無效檢索但是沒有找到可以影響其新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)基于此專利代理師必須在其他的無效理由中找到切實可行的理由和依據(jù)

 

經(jīng)過仔細研讀涉案專利說明書專利代理師發(fā)現(xiàn)根據(jù)涉案專利說明書第12頁至第15頁第四段的記載第三實施例 Vacozet材料的矯頑磁力為22. 7Oe然而涉案專利附圖11卻顯示該 Vacozet材料的矯頑磁力為18. 0Oe (即下圖右下角的曲線的最低點對應(yīng)的位置)二者顯然是互相矛盾的

 

圖片1.png 

涉案專利附圖 11

 

以此為線索專利代理師發(fā)現(xiàn)涉案專利的第一實施例的描述也存在相互矛盾的問題基于涉案專利的兩個實施例存在描述相互矛盾的問題因此該兩個實施例公開不充分不能作為認定涉案專利權(quán)利要求是否以說明書為依據(jù)的基礎(chǔ)在僅僅只有一個實施例的情況下涉案專利的權(quán)利要求得不到說明書的支持不符合專利法第二十六條第四款的要求

 

案件結(jié)果

專利復審委員會經(jīng)審理后認為由于涉案專利僅僅第二實施例公開充分基于此作出決定宣告涉案專利權(quán)利要求1-4679 -1214 -1820 -262930343537 -42444647不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定而無效維持權(quán)利要求581319272831 -333643有效

 

傳感電子公司不服被訴決定向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟請求撤銷被訴決定北京市第一中級人民法院經(jīng)過審理作出維持被訴決定的一審判決傳感電子公司仍然不服向北京市高級人民法院上訴北京市高級人民法院維持了一審判決

 

傳感電子公司仍然不服向最高人民法院申請再審最高人民法院經(jīng)審理后判決撤銷一審二審判決及部分撤銷無效決定在原來認定權(quán)利要求1-4679 -1214 -1820 -262930343537 -42444647無效的基礎(chǔ)上進一步認定權(quán)利要5813192728323643無效并由專利復審委員會重新作出審查決定

 

至此涉案專利47項權(quán)利要求僅剩從屬權(quán)利要求3133兩項被維持有效訊強公司的被控侵權(quán)產(chǎn)品也不落入該兩項權(quán)利要求不構(gòu)成侵權(quán)

 

■ 辦案心得

由于本案再審申請人為本領(lǐng)域的全球龍頭企業(yè)無效過程中找不到影響涉案專利新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)是非常正常的在此情況下樹立代理案件的正確心態(tài)是非常重要的

首先建立必勝的信心這是后續(xù)工作能否突破的基礎(chǔ)因為人的主觀心態(tài)會影響行為必勝的信心會促使代理人盡一切努力創(chuàng)造一切機會去贏得勝利

 

其次不放棄一切可能的無效理由在本案中公開不充分和權(quán)利要求得不到說明書的支持是最可能突破的無效理由而取得突破的路徑就是帶著批判性思維和 傻瓜 思維重新檢視專利說明書和權(quán)利要求書批判性思維使得代理人在檢視涉案專利時不僅僅停留在 的層次上跟著原專利代理師撰寫專利說明書的思路而是應(yīng)用自己的獨立思維自然可以看出涉案專利本來存在的問題 傻瓜 思維就是清空你之前所有的背景知識僅僅從字面來理解權(quán)利要求書中的每一個技術(shù)術(shù)語和技術(shù)特征從字面上理解權(quán)利要求書所界定的保護范圍這樣就可能發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求本身存在的問題該案就是基于上述思維才發(fā)現(xiàn)涉案專利存在的破綻并以此為基礎(chǔ)進而尋找到專利無效所適用的合適理由和依據(jù)

 

本案之所以能夠發(fā)現(xiàn)涉案專利說明書中存在的破綻取決于代理人在代理案件中匠心獨運獨辟蹊徑在大多數(shù)代理人在無效程序中過于關(guān)注權(quán)利要求書而忽視專利說明書的背景下重點關(guān)注專利說明書從而找到無效的解決方案對于解決復雜無效案件具有一定的啟示作用

 

■ 小結(jié)

本案歷時7是比較少見的基于具體實施例公開不充分而引起涉案專利權(quán)利要求不符合專利法二十六條第四款而作出的再審判決涉案專利的兩個具體實施例的說明書附圖之間或附圖與文字之間存在矛盾之處使得該領(lǐng)域技術(shù)人員無法確信相關(guān)實施例能實現(xiàn)聲稱的技術(shù)效果因此該兩個實施例公開不充分不能作為認定涉案權(quán)利要求以說明書為依據(jù)的基礎(chǔ)權(quán)利要求限定的保護范圍應(yīng)當與涉案專利的技術(shù)貢獻和說明書充分公開的范圍相適應(yīng)權(quán)利人有權(quán)在說明書充分公開的具體實施方式等內(nèi)容的基礎(chǔ)上,通過合理概括的方式撰寫權(quán)利要求以獲得適度的保護范圍本案關(guān)于在侵權(quán)訴訟和專利無效案件中如何認定權(quán)利要求是否得到說明書的支持如何分析說明書中具體實施方式是否充分公開對于權(quán)利要求支持等具有典型意義

 

■ 法律鏈接

中華人民共和國專利法 (2008)第二十六條